美国最高法院关于三星电子公司等诉苹果公司一案的意见转美国联邦巡回上诉法院

第15-777号  2016年10月11日讨论，2016年12月6日做出决定

专利法第289条规定，制造、销售或模仿他人享有专利权的工业制品构成侵权，侵权人应就“所获的全部利润”向专利持有人进行赔偿。在认定本案相关事实时，陪审团认为，上诉人三星公司制造的多款智能手机侵犯了被上诉人苹果公司的外观专利，该外观专利为圆角矩形以及黑色屏幕中若干彩色图标。苹果被判决3.99亿美元赔偿——该数额为三星公司销售侵权智能手机的全部利润。联邦巡回上诉法院维持了该项判赔数额，同时驳回了三星公司认为赔偿数额应仅限于外观或屏幕而非整个智能手机的抗辩。联邦巡回上诉法院认为，三星公司智能手机的各个零部件不是单独向普通消费者销售的，因此各个零部件不是单独的工业制品，故驳回三星公司抗辩的理由。

本院认为：在产品由多部件组成的情况中，根据专利法第289条授予赔偿的“相关工业制品”不一定仅指最终销售给消费者的终端产品，也可以是最终产品的一个零部件。理由如下：

（a）专利法相关条文已表明此观点。手工或机器加工的“工业制品”包含销售给消费者的产品以及该产品的零部件，这一解读符合专利法第171条（a）款，该款规定，“工业制品的相关设计受外观专利保护”。专利局及法院均依据该条款对复杂产品的组成部分授予外观设计专利保护，例如，Exparte Adams, 84 Off. Gaz. Pat. Office 311案、Application of Zahn, 617 F. 2d 261, 268 (CCPA)案。这一解读也符合本院中对专利法101条中“产品”这一术语的解读，即“任何具有新颖性、实用性……的产品”都可受专利保护，见Diamond v. Chakrabarty, 447U. S. 303, 308案。

（b）“工业制品”这一术语本身含义广泛，足以包含销售给消费者的产品以及产品的零部件，无论该零部件是否单独销售。联邦巡回上诉法院的狭义理解不符合专利法第289条的条文规定。由于当事双方未进行充分陈述，本院拒绝对本案所诉外观设计专利的相关侵权工业制品是指智能手机或智能手机的零部件进行判定。对各相关侵权工业制品的判定也与上诉请求无关，联邦巡回上诉法院可对遗留问题做出判决。

撤销联邦巡回上诉法院786 F. 3d 983号判决，发回重审。

本意见由联邦最高法院大法官一致通过，由SOTOMAYOR大法官撰写。

美国最高法院关于三星电子公司等诉苹果公司一案的意见

No.15-777

转美国联邦巡回上诉法院

[2016年12月6日]

SOTOMAYOR大法官

专利法第289条规定了外观设计专利侵权的损害赔偿。生产或销售任何他人享有专利权的工业制品应就“所获得的全部利润”向专利持有人进行赔偿。35 U.S.C.§289。如果是单一产品设计，例如一个餐盘，产品就是享有外观设计专利的“工业制品”。如果外观设计是一个多部件产品，如一个烤箱，识别享有该外观设计专利的“工业制品”是一项艰巨任务。

本案涉及的是智能手机外观设计侵权。美国联邦巡回上诉法院将整个智能手机作为唯一可行的“工业制品”，用来计算第289条规定的损失，因为消费者不会单独购买智能手机的零部件。我们所面临的问题是这样解读是否符合第289条规定。我们认为不符合。

三星电子公司诉苹果

法庭意见

I

A

联邦专利法长期以来允许工业制品外观设计发明人申请专利保护其设计成果。参见1842年专利法，§3, 5 Stat. 543–544。专利保护适用一项“新颖性、原创性、装饰性的工业制品设计”。专利法第171条（a）款。一项外观设计可授予专利的条件是该设计“使产品或物品具有独特的或明显区别与他人的外观。”Gorham Co.v. White, 14 Wall. 511,525(1872)。 “如果在一个普通观察者的眼中，以一个购买者通常会有的注意力，两个设计大致相同”则本庭判定外观设计侵权Id., at 258。

1885年，本庭对适用外观设计侵权的损害加以限制。当时生效的法律允许外观设计权利人收回侵权行为给其带来的实际损失。Rev. Stat. §4919. In Dobson v. Hartford Carpet Co., 114 U. S. 439(1885), 低级法院判给地毯设计的权利人损害赔偿是按照生产和销售享有该外观设计专利的地毯，（权利人）所得到的每码的整体利润来计算，而不仅仅是该设计给这些地毯所带来的价值。Id., at 443。本庭推翻了损害赔偿依据，对法条进行了解释，必须有证据证明利润来自于该设计而不是地毯的其他因素。Id., at 444；也可参见Dobson v. Dornan, 118 U. S.10, 17 (1886)（“原告必须证明利润或损害源自于采用了侵权设计”）。

1887年Dobson案，国会规定了外观设计专利侵权的具体损害赔偿。参见S. Rep. No. 206, 49th Cong., 1st Sess.,1–2 (1886); H. R. Rep. No.1966, 49th Cong., 1st Sess., 1–2 (1886).新的法条规定了生产、销售或模仿享有外观设计专利的工业制品是违法的。法案修改了专利、商标和著作权相关法律，§1, 24 Stat. 387. 该法案进一步要求设计专利侵权人赔偿额为250美元，或“其从事生产/销售或模仿享有该设计专利的工业制品所获得的总利润。”Ibid。

1952年的专利法把这条编成第289条。该条款现解读为以下相关部分：

“在设计专利有效期内，任何人在未经专利权人许可的情况下，（1）在以销售为目的的工业制品上，使用受专利保护的设计或与受专利保护的设计并无实质变更的模仿；（2）销售或以销售为目的展出受专利保护的设计，或与受专利保护的设计并无实质变更的模仿制品，应该就其所获得的全部利润向专利权人承担赔偿责任，其赔偿额不能少于250美元……”35 U.S.C. §289.

B

2007年苹果公司发布了第一代iPhone。iPhone是一款智能手机，一款“具有先进计算能力、强大存储能力、和互联网连接能力等广泛功能的手机。” Riley v. California, 573 U. S. ___, ___ (2014) (slip op., at 2). 苹果对其发布产品申请了多项设计专利。其中D618,677号专利为黑色圆角矩形设计，D593,087号专利为黑色圆角矩形及高出的边框，D604,305号专利为黑色屏幕及上面的16个彩色图标。App. 530–578.

三星电子、三星电子美国、及三星美国通信，也制造智能手机。在苹果发布iPhone后，三星也发布了一系列类似iPhone的智能手机。Id., at 357–358.

2011年苹果起诉三星，理由是多款三星智能手机侵犯了苹果的D593,087, D618,677, 和D604,305三项设计专利。陪审团认为多款三星智能手机确实侵犯了这些专利。见id., at 273–276.苹果公司从三星公司总计获得3.99亿美元的外观设计侵权损害赔偿，即三星公司销售侵权智能手机所得的全部利润。See id.,at 277– 280, 348–350。

联邦巡回法院维持了外观设计专利侵权损害赔偿[1]。同时，驳回了三星认为“利润所得应当限定在侵权的‘工业制品’”——如智能手机屏幕或外壳——“不是整个侵权产品”——智能手机。786 F. 3d 983, 1002 (2015). 法庭认为“限定损害”赔偿不必要，因为“对于普通购买者来说，三星智能手机内部构件并不是作为特定工业制品单独销售。”Ibid.

我们发布了调取令，577 U.S__（2016），现在撤销判决，发回重审。

II

专利法第289条规定，专利持有人获得侵权者从侵权行为中取得的总利润。最初这样做是为了阻止未经许可“以销售为目的，在任何工业制品中使用或模仿一项外观设计专利”或未经许可销售或以销售为目的展示“任何使用或模仿了享有外观设计专利的工业制品”。35 U. S. C. §289. 接下来，要求违反规定的人有责任向权利人赔偿其全部利润，但不得少于250美元。Ibid. 当然“Total总额”意味着全部。见American Heritage Dictionary 1836（2011第5版）（“某物的总数，整体”）。第289条规定侵权者所要负责赔偿的“总利润”是指其从违法行为中，即从生产、销售或模仿享有外观设计专利的工业制品中，获得的全部利润。

授予第289条规定的损害赔偿需要两步。第一步，识别出使用侵权外观设计专利的“工业制品”。第二步，计算侵权者从这个“工业制品”中获得的总利润。

本案要去我们解决一个基本问题：术语“工业制品”的范围。今天我们要解决的唯一问题是，如果在一个多部件产品中，相关“工业制品”是否必须始终是销售给消费者的终端产品，或者也可以是该产品的一个零部件。按照前者的观点，专利持有者将永远有权要求侵权者赔偿其从终端产品中获得的总利润。按照后者的说法，有的时候专利权人有权要求侵权者赔偿其从终端产品一个零部件获得的总利润。[2]

三星电子公司诉苹果

法庭意见

A

本文解决了本案。如同第289条使用的一样，术语“工业制品”既包括销售给消费者的产品也包括该产品的一个零部件。

“工业制品”具有广泛含义。一个“制品”就是“一个特定物体”。J. Stormonth，英语词典53 (1885) (Stormonth); 也可参见American Heritage Dictionary，101（“一个单独的物体或一类要素；一个特定物品或商品”）。“产品”的含义是“通过手工或机械将原材料转换成适合人类使用的制成品”“加工好的制成品”Stormonth 589;也可参见American Heritage Dictionary，1070（“动作、工艺或产品制造工序，特别是大规模的”或“加工制造的产品”）。那么一件工业制品仅仅是由手工或机器制造完成的物品。

据了解术语“工业制品”范围非常广，可以包含销售给消费者的产品也可以是该产品的一个零部件。产品的一个零部件，不亚于产品本身，是由手工或机器加工而成的物体。零部件可以集成到一个更大的产品中，换句话说，无法把它排除在工业制品类别以外。第289条对工业制品的解读与第171条（a）款相一致，该条款规定“工业制品相关的新颖性、原创性及装饰性的设计”依法享有外观设计专利保护[3]。专利局及法院均依据该条款对复杂产品的组成部分授予外观设计专利保护。见Ex parte Adams, 84 Off. Gaz. Pat. Office311 (1898)（“当多个工业制品组合在一起制成一个各部件可移动的机器或系统时，这几个工业制品的独特形状可以各自作为外观设计分别申请专利…”）；Zahn申请，617 F. 2d261, 268 (CCPA 1980)（“第171条工业制品独特的外观设计可以授予专利。该设计必须体现在一些产品中，该法条规定不限于针对完整制品还是‘个别’产品的设计，且这些产品不必单独销售…”）。

这样解读与专利法第101条一致，该条规定“任何新颖性、实用性…产品…或任何与此相关的具有新颖性实用性的改进”依法享有专利保护。Cf. 8 D.Chisum, Patents §23.03[2], pp. 23–12 to 23–13 (2014)（第171条中的“工业制品”并不包含第101条所认定的“产品”）。本庭将第101条中的“产品”解读为“无论是使用手工还是机器，将原材料或配料转化为新的形式、质量、特性、或组合的以使用为目的产品。”Diamond v. Chakrabarty, 447 U. S.303, 308 (1980)（引自 American Fruit Grow­ers, Inc. v. Brogdex Co., 283 U. S. 1, 11 (1931)）。广义定义包括“一个机器的组成部分被认为是独立于机器本身” 1 W. Robinson, 实用性创新的专利法§183, p. 270(1890).

B

联邦巡回法院对“工业制品”狭义解读与第289条文本不符。联邦巡回法院认为侵权智能手机的零部件无法构成相关的工业制品，原因在于消费者不会脱离智能手机单独购买这些零部件。见786 F. 3d, at 1002（拒绝将第289条赔偿限定为智能手机的一个零部件，因为“三星智能手机的内部构件不是脱离手机壳作为独立的工业制品销售给普通消费者”）；也可参见Nordock, Inc. v. Systems Inc., 803 F. 3d 1344, 1355 (CA Fed. 2015) （拒绝将第289条赔偿限定为一个关于“唇铰链板”的外观设计，因为它与调平器“焊接在一起”，且“没有证据证明”它可以“作为完整个体脱离调平器单独”销售。）但是，综上所述“工业制品”术语含义广泛，既包含了销售给消费者的产品也包含了该产品的一个零部件，不论其是否可以单独销售。因此，将第289条中“工业制品”解读为仅仅适用于销售给消费者的终端产品，其含义则太过狭隘。

有关方要求我们进一步解决涉案的每个外观设计专利，相关工业制品到底是智能手机还是智能手机组成的某一零部件。这样做需要我们在第289条损害调查的第一步开展识别相关工业制品的试验，并分析试验记录。

如美国法庭顾问所建议的试验，见为其提交的诉讼陈述27–29，而三星和苹果并没有谈及此问题。由于当事方未进行充分陈述，我们拒绝在第289条损害调查的第一步开展识别相关工业制品的试验。与判定本案所涉及问题无关，且联邦巡回法院在重审时可对遗留问题做出判决。

III

因此，撤销美国联邦巡回上诉法院的判决，根据本意见发回重审本案。

特此判决。

[1]针对苹果和三星之间诉讼的其他主张，三星提出了一系列上诉挑战。联邦巡回法院确认了部分内容——关于外观设计专利侵权判定，两个实用性专利要求的有效性及外观设计和实用新型专利侵权损害赔偿——部分撤销发回重审——关于商业外观淡化。本次争议只涉及外观专利侵权赔偿。

[2]在调取令申请文件和陈述中，三星质疑二审决定。争议在于专利法第289条含有因果关系要求，限定第289条损害赔偿为侵权者因其侵权行为获得的总利润。三星在辩词中放弃了这个理论，因此我们无法应对。见Tr. of Oral Arg. 6

[3]按最初规定，法条保护“任何新颖原创的产品外观设计”§3, 5 Stat. 544。法条列举出相关情况，包括一项设计“作用于或作用在，或印制或涂抹或铸造或其他方式固定于任何工业制品”，及“任何工业制品的形状或结构。”Ibid。1902年颁布的精简版为保护“任何新颖、原创、装饰性的工业制品设计” Ch. 783, 32 Stat. 193. 1952年的专利法保留了这段话。见§171,66 Stat. 813。

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（封面图片来自摄图网）

超凡知识产权研究院

史少华|译